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2016-08-26  DNA專利?!停、看、聽! --Myriad的乳癌基因專利,從美國最高法院的否定到澳洲聯邦法院的肯定

DNA特許の留意点
<Myriadの乳癌遺伝子特許について、米国最高裁判所の否定からオーストラリア連邦裁判所の肯定へ>
陳孚竹博士/専利代理人より
米国最高裁判所は、2013年6月13日付で、単なる比較分析ステップにのみ関連する発明が特許の保護対象外であると改めて表明し、自然に存在するDNAセグメントに関する発明の特許付与の可能性をさらに否定しました。その後、米国特許商標局(USPTO)は、2014年3月4日付で特許の保護対象に関するガイドラインを公表し、自然に存在するDNAセグメントに対する制限をその他の天然物、例えばプラスミド(plasmid)、細菌(bacterium)及び組成物(composition)等までに広げました。発明が天然物との著しく異なる(significantly different)ことを説明できなければ、当該ガイドラインによるテストを通過することはできないことになります。
しかしながら、オーストラリア連邦裁判所は、2014年9月5日付で、同一の特許でありながら、米国とは異なる判決を下しました。即ち「分離された」核酸は特許の保護対象であるとし、米国最高裁判所の関連見解を取り上げて批判しました。さまざまな意見を受け、USPTOは同年12月16日付で補正された一時的なガイドラインを公開しましたが、いまだ正式に決まっていません。
同じ時期において、当所が代理している特許出願もUSPTOから関連する審査意見を多く受け取っていましたが、審査官とうまくコミュニケーションをとった結果、特許査定をもらうことができました。しかしながら、関連特許の出願は確かに過去よりも挑戦的です。この議題に対する論争は短期間では終了しないと思われるため、引き続き動向に留意するほか、出願前の段階より慎重に計画することが望ましいでしょう。